商標 102（パート2）
商標 101（本シリーズのパート1）では、商標、サービスマーク、および登録手続について簡単に説明しました。本稿では、商標の制限、侵害、登録の重要性について取り上げます。
企業が商標保護を取得できない一般的な場合
- 放棄（Abandonment）。放棄とは、マークの所有者が相当期間にわたってマークを使用しない、無断使用の保護を怠る、または十分な監督なしに他者にマークを使用させる状況をいいます。マークが放棄された場合、所有者はそのマークに対する排他的権利を失うことがあります。例えば、あるアパートのマークの所有者が事業を閉鎖し、20年間マークを使用しなかった場合、その所有者はマークを放棄したことになります。
- 普通名称（Generic Terms）。普通名称とは、関連する需要者が製品や役務を識別するために用いる一般的な語や用語であり、特定の出所に固有のものではありません。例えば、「cola（コーラ）」という語は普通名称です。
- 混同のおそれ（Likelihood of Confusion）。「混同のおそれ」または「紛らわしいほど類似（confusingly similar）」という用語は、商標法の基礎を指します。それは商標侵害を証明するために求められる基準です。混同のおそれの基準は、USPTOが出願者の商標出願を承認するか否かを判断する際に行ういくつかの審査の一つでもあります。善意の侵害も故意の侵害と同様に商標所有者に損害を与えるため、侵害の意図は必要ありません。被告の侵害の意図は損害の評価において一定の役割を果たすことがありますが、被告が他者のマークを侵害する意図を有していたことは要件ではありません。
- 記述的商標（Descriptive Trademark）。記述的商標とは、製品や役務を記述し、またはこれを暗示するマークであり、より強いマーク（すなわち、恣意的または創造的なマーク）よりも低い程度の保護しか受けられません。記述的商標は、マークの所有者が、消費者がそのマークを自らの製品や役務と結びつけて認識していることを証明できない限り、保護されません。出願者が弱いマークを登録しようとする場合、USPTOは、出願者が識別力を証明しない限り、そのマークを承認しません。
- 機能的デザイン（Functional Design）。トレードドレス（Trade Dress）とは、製品や容器の形状・外観など、製品や役務が形作られ、または包装される要素の総体をいいます。商標法は、製品や包装の機能的な側面を保護しません。例えば、エレキギターのボディはさまざまなデザインで作ることができます。ギターのデザインは、それが適切に機能するために必要なものではないため、商標として保護され得ます。そのデザインは、意匠特許（design patent）としても保護され得ます。
商標侵害
侵害は、マークが所有者の商標と同一、または紛らわしいほど類似する場合に生じ得ます。別のマークが紛らわしいほど類似し得ると判断された場合、商標所有者は積極的な措置を講じるべきです。マークを保護する措置を怠ることは、そのマークに対する権利の放棄を構成すると判断されることがあります。マークが連邦登録されている場合、登録者は、登録者の同意なく混同を生じさせるおそれのある態様でマークを使用したあらゆる者に対して、連邦裁判所に民事訴訟を提起することができます。
マークが侵害している場合、登録マークの所有者は、侵害者の利益、マーク所有者の損害、3倍賠償（treble damages）、費用、および弁護士費用を回収できることがあります。反対に、商標所有者が損害を被っていない場合には、裁判所は、消費者の混同の可能性を回避するため、ごく限られた状況において競合他社にそのマークの使用を認める裁量を有します。
商標登録の重要性
USPTOへの商標登録は、その商標が登録者に排他的に帰属することを全国的に擬制的に告知（constructive notice）するものです。登録者はまた、商標が登録されたことを示すために ® の記号を使用することが認められます。マークがUSPTOに登録されると、連邦裁判所で侵害訴訟を提起でき、損害賠償を含むさまざまな救済が認められ得ます。マークの所有者は、侵害マークの競合使用について訴訟を提起するためにUSPTOに商標を連邦登録している必要はありませんが、その場合は不正競争防止法に依拠することになります。さらに、未登録のマークの所有者の権利行使は、USPTOに登録されていれば全国に及んだはずのところ、地理的に1つまたは複数の州に限定されることもあります。ほとんどの州も、州の機関に商標を登録する何らかの手段を設けており、侵害があった場合の一定の救済を認めています。